L’ultimissimo step sarà rappresentato dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ma ora ci siamo: il decreto interministeriale MIMIT-MIM del 26 settembre 2023, che adotta le “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori” è stato pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rappresenta, di fatto, il nuovo regolamento sulla proprietà industriale in Italia.
Il contesto normativo
L’adozione di queste linee guida è previsto dall’articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale (che viene modificato proprio dal documento in oggetto): per questo, il varo del provvedimento rappresenta l’ultimo atto necessario per il conseguimento degli obiettivi in ottica PNRR.
La riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia con l’approvazione della legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale (legge n.102 del 24 luglio 2023) sia con l’emanazione dei conseguenti strumenti attuativi: 4 circolari e le linee guida appena firmate.
Nuove linee guida proprietà industriali: le conseguenze
Grazie alle linee guida, le imprese, le Università, gli Enti di ricerca e gli IRCSS – spiega il MIMIT – “potranno collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale”.
Titolarità delle invenzioni: le modifiche
Il documento abolisce, di fatto, il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando completamente l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate.
La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore.
Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.
Le strutture di ricerca – evidenzia il MIMIT – potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese.
L’obiettivo è duplice:
- allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali;
- rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.
Natura della prestazione in relazione alla possibilità di ottenimento della proprietà industriale
Le linee guida evidenziano che, nei limiti in cui sia possibile farlo ex ante, è sempre raccomandabile definire con esattezza la natura della prestazione e l’oggetto della stessa, in particolare evidenziando quegli elementi che valgano a differenziare il rapporto da altre fattispecie (di tipo, per esempio, collaborativo).
Anche in ragione del tipo di prestazione, è possibile definire con esattezza quale sia il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attività nonché il risultato atteso da parte del soggetto finanziatore e dell’Ente.
Titolarità esclusiva dell’Ente esecutore
L’accordo stipulato tra l’Ente e il soggetto finanziatore può riconoscere al primo una titolarità esclusiva dei diritti di proprietà industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia conseguito interamente dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori dell’Ente.
Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la comunione dei diritti connessa all’eventuale regime della contitolarità; inoltre, l’Ente può trarne maggiore visibilità e può rivendicare a sé la pienezza della proprietà dei risultati.
Ma affinché non venga meno per il soggetto finanziatore la possibilità di valorizzare sin da subito i risultati della ricerca commissionata sotto il profilo industriale e commerciale, anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, è possibile prevedere il trasferimento, in capo al soggetto finanziatore, della titolarità dei diritti di sfruttamento dell’invenzione, nonché i relativi tempi e gli oneri di brevettazione.
Titolarità esclusiva del soggetto finanziatore
Con riguardo all’attività di servizio, le conoscenze attese non hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per lo più con gli esiti della prestazione (per es. una misurazione, una relazione tecnica, uno studio di fattibilità, una caratterizzazione di un materiale).
In queste situazioni, può essere ragionevole e corrispondente all’interesse delle parti che i risultati dell’attività appartengano, in linea di principio, al soggetto finanziatore.
Si tratterà di verificare in concreto se la specifica prestazione dedotta di volta in volta nel contratto richieda un maggiore accorgimento ed una diversa soluzione.
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